4月 292016
 

一、背景

知识产权确认不侵权诉讼是民事诉讼中较为特殊的一类诉讼,以确认没有侵权为诉由,要求法院确认“不存在”的法律关系。根据最高人民法院制定的《民事案件案由规定》中所规定的民事诉讼案件案由,确认不侵害知识产权纠纷是我国民事诉讼制度中仅有的确认不侵权诉讼。因此,知识产权确认不侵权诉讼在我给民事程序法中具有独特的地位和意义。

但是,在司法实践中对于确认不侵权制度的运用却非常少,以“确认不侵害”为关键词在中国裁判文书网进行检索,在2015年仅有51起案件,2014年仅有41件(图1)。而根据最高院发布的《2015年全国法院审判执行情况》,全国法院在2015年新受理的知识产权民事一审案件就达到109386件。显然,律师们忽视了这一独特的制度。

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图1 中国裁判文书网检索“确认不侵害”的年份分布情况

二、历史

知识产权确认不侵权之诉实际上是一种消极确认之诉,消极确认之诉的前身是德国1793年普鲁士法中规定的“起诉催告程序”,是一种让义务人出面催稿原本作为原告的权利人尽快起诉的程序。19世纪末,消极确认之诉得到普遍承认,并在1877年德国民事诉讼法典中明确规定。

我国的知识产权确认不侵权诉讼制度肇始于2002年《最高人民法院关于苏州龙宝生物工程实业公司与苏州朗力福保健品有限公司请求确认不侵犯专利权纠纷案的批复》。在该案件中,最高人民法院首次通过批复的方式认可了知识产权确认不侵权诉讼的适用:

由于案件中被告向销售原告的商家发函声称原告的产品涉嫌侵犯专利权,导致经销商停止销售原告的产品,给原告的利益带来了损害,原告与本案具有直接利害关系;且原告在起诉中,有明确的被告,也有具体的诉讼请求和事实、理由,因此,法院对本案应当予以受理。

在2008年4月开始实施的最高人民法院《民事案件案由规定》中(2011版的也是同样的规定)将知识产权确认不侵权诉讼分为三个类型:(1)确认不侵害专利权纠纷;(2)确认不侵害商标权纠纷;(3)确认不侵害著作权纠纷。涵盖了专利、商标与著作权这三种主要的知识产权类型。

知识产权确认不侵权诉讼虽然只是确认没有侵权的民事程序制度,但该制度可以使知识产权的权利人对作品、产品、以及商业标志的使用、宣传提供了新的纬度的保护,也可以防止他人因为滥用警告来影响到企业正常的知识产权的运用。

三、知识产权确认不侵权诉讼的性质

明确知识产权确认不侵权诉讼的性质,是对有关诉讼问题进行更深入讨论的基础,在明确了诉讼性质的基础上方可安排管辖、举证规定等问题的解决方案。

知识产权确认不侵权之诉兼具侵权之诉与确认之诉的性质。可以认为知识产权确认不侵权诉讼应是一种确认之诉,也是侵权之诉,二者并行不悖。大多数情况下侵权之诉都属于给付之诉,但在侵权之诉的认定中会包括确认之诉,确认是否侵权。

知识产权确认不侵权诉讼属于确认之诉中的消极确认之诉(或称否定的确认之诉)。确认之诉是一方当事人请求法院确认其与对方当事人之间争议的民事法律关系是否存在或者存在的具体状态的诉讼。同理,消极确认之诉是一方当事人请求法院确认当事人与对方当事人之间的民事法律关系不存在的诉讼。

四、受理条件

知识产权确认不侵权诉讼的受理条件需要首先符合普通民事案件受理的条件,根据《民事诉讼法》规定一般案件的受理条件:(1)提诉讼的原告需要是与本案有关的主体;(2)需要有明确的被告;(3)需要有具体的诉讼请求及相关的事实、理由;(4)需要属于受诉法院的管辖。

民诉法意义上与诉讼有关的主体,在知识产权确认不侵权诉讼应指收到知识产权权利人寄送的要求停止侵权的律师函或警告信的一方,或知识产权的权利人发送警告(公开)信中要求停止侵权的一方。由此,知识产权确认不侵权案件除了要符合一般民事案件的受理条件,还需要提起诉讼的主体收到了侵权警告,且不认为自己的行为构成侵犯知识产权。

在司法实践中,法院还会加上权利人在合理期限内不撤回警告也不提起诉讼为起诉或受理案件的条件。这里的合理期限并不算太长,根据2009年的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条对确认不侵犯专利诉讼的合理期限进行了规定:“权利人向他人发出侵犯专利权的警告,被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权,自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内,权利人不撤回警告也不提起诉讼,被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的,人民法院应当受理。”

五、管辖

诉讼管辖的法院是决定诉讼成本等因素的重要元素,如果能让合适的法院受理知识产权确认不侵权案件,那么既可以为当事人节省诉讼成本,并且可以尽可能方便地维护当事人的利益。因为知识产权确认不侵权诉讼具有侵权之诉与确认之诉的双重属性,因此法院可以按照两种诉讼类型的管辖规定进行管辖,也给了原告一定的便利,可以选择对自己有利的管辖法院,当然被告也有同样的权利对管辖法院行异议。

(一)确认之诉管辖

以确认之诉提起知识产权确认不侵权之诉,可以根据一般管辖的规定进行管辖,即根据被告住所地来确定管辖法院。这不仅符合我国民事诉讼法的一般规定,也可以在一定程度上确保案件的公正审理。

(二)侵权之诉管辖

在《最高人民法院关于本田技研工业株式会社与石家庄双环汽车股份有限公司、北京旭阳恒兴经贸有限公司专利纠纷案件指定管辖的通知》中表明:“确认不侵犯专利权诉讼属于侵权类纠纷,应当依照民事诉讼法第二十九条的规定确定地域管辖。”由此可知,知识产权确认不侵权诉讼均属侵权类诉讼,根据民事诉讼法侵权类纠纷管辖的规定确定管辖。

《中华人民共和国民事诉讼法》第二十八条规定:“因侵权行为提起的诉讼,由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。”法条中的被告人住所地已经非常清晰的规定了管辖地,在常州常荣电器有限公司与宁波生方横店电器有限公司确认不侵害知识产权纠纷管辖权异议案『(2014)常知民辖终字第1号』中,法院就认为“因确认不侵犯知识产权案件属于侵权纠纷,应由侵权行为地或被告住所地人民法院管辖”。因此,根据知识产权案件侵权之诉管辖的规定,制造、销售、许诺销售、进口、使用、侵权实施地等多个地域都可以管辖知识产权确认不侵权案件。这可以方便收到侵权指控的原告选择有利的法院进行管辖。

这也就是说,知识产权确认不侵权诉讼可以在被告人所在地或侵权行为地提起管辖。而侵权行为地通常包括原告所在地,因此为了减少诉讼成本和避免可能的诉讼风险,也可以选择原告所在的产品制造、使用地进行管辖。

六、一点结论

知识产权确认不侵权诉讼作为我国民事诉讼体系中唯一规定的消极确认之诉,是民事诉讼制度中的重要环节,也显示了我国法律体系对保护知识产权合法权益的重视。

对知识产权确认不侵权诉讼的使用可以帮助企业在收到知识产权侵权指控的律师函、警告信或公开信时,增加手头的应对方案,减少被控对自己企业的生产、经营影响。知识产权确认不侵权制度还可以促使知识产权的权利人正当行使自己的权利,遏制知识产权律师函的滥用。

对于知识产权律师来说,使用知识产权确认不侵权诉讼不仅意味着可以更有效地维护当事人与顾问单位的知识产权权益,也意味着可以扩充自己所提供的法律服务的类型,让自己武器库中的储备更加丰富。

6月 062015
 

在虚构的故事当中追求真实感的人脑袋一定有问题。
——《凉宫春日的忧郁》

《硅谷》是由HBO所开发的一部喜剧,以硅谷创业为背景。在友人的推荐下,我竟一发不可收拾,一晚上就看完了第一季,目前正在紧追第二季的发展。开玩笑地讲,《硅谷》可以看作是太平洋对岸对于“全民创业”口号的有利响应。

既然是讲创业故事,那么其中不免会涉及大量的法律问题。尽管中美两国在法律制度上存在巨大的差异,但是初创企业所面临的法律问题不尽相同。这里挑选一些剧集中所涉的知识产权问题简单谈谈想法。因为水平有限,加上我不熟悉美国的知识产权法,所以仅以中国的知识产权法为法律依据,看一下如果剧集里面的情况发生在中国,法律是如何规定的。

一、作者

在剧集S01E02中,Jared在确定公司股权时,专门向Bighetti确认了算法是由Richard一个人独立开发。因为这里面会涉及著作权的共有的问题,如果Bighetti也参与了软件开发,那么Richard将与Bighetti共同享有著作权,而Bighetti也当然会获得公司股份。从第二季的结果来看,这其中果然还是出了问题,当然这是后话。

对于作品的作者,根据《著作权法》第十一条第四款,如无相反证明,在作品上署名者为作者。如果是书籍,可能会相对比较容易进行判断,因为很少有书籍会不把作者的大名印在封面上。而对于软件,则没有那么显而易见,现在的软件很少会有包装,更多的是从网上进行下载,这时下载的网站对软件的介绍可能就会成为证明作者是谁的有力证据(软件的说明文档或注释也可能用于证明作者的身份)。当然,更加具有法律效力的做法是将软件送到“中国版权保护中心”去进行登记。

确定作品的作者是谁,是后续一系列法律关系的基础。只有在确定作者身份的基础上,才有可能涉及转让、授权、出资、融资等一系列法律问题。尽管不是软件侵权,但还是以琼瑶诉于正抄袭案为例,于正在庭审中提出的一个重要抗辩理由就是琼瑶阿姨不是《梅花烙》的作者,因为当时作品的署名另有其人。

因此,利用软件、应用或网站进行创业,首先需要做的就是确定著作权的归属。在此基础上,企业的各项业务才有可能得到发展。

二、反编译与商业秘密

 

在剧集S01E02的最后,Bighetti透露Hooli正在对Richard的软件进行反编译,并且专门强调了Hooli会对软件稍加修改,以便不构成侵权。

在中国,根据《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》,反向工程是通过技术手段对从公开渠道取得的产品进行拆卸、测绘、分析等而获得该产品的有关技术信息。而通过自行开发研制或者反向工程等方式获得的商业秘密,不认为是违反了法律。

在传统上,商业秘密诉讼就存在较高的门槛。法律意义上的商业秘密需要三个构成要件:(1)不为公众所知悉; (2)能为权利人带来经济利益、具有实用性; (3)权利人采取了保密措施。而商业秘密的权利人在诉讼中需要对以上三点完成举证责任,因此选择商业秘密进行诉讼会有比较大的举证负担。

对于模仿者来说也不用高兴的太早,即使是反向工程不侵犯商业秘密,但根据该商业秘密所开发的软件仍有可能构成侵犯著作权。对于使用逆向工程开发的软件,有时选择以著作权侵权进行诉讼会更加容易。如果规避可能的著作权诉讼,这就是另外一个话题了。

三、公司名称及商标

在S01E03里,Jared发现Pied Piper已经被另一家公司用作公司名及商标了。在这种情况下,要么选择更名,要么选择获得商标权利人的许可,当然如果财大气粗直接收购对方也是不错的选项。在剧集中,获得商标许可的过程一波三折,因为商标权人在获悉Richard的公司获得了大笔投资后突然提高了商标许可的价码,不过后来还是得到了妥善的解决。

实际上,能够在产品上线或者公司成立之前就先查询一下商标使用情况已经算是非常有商标意识了。滴滴打车在这方面曾付出沉重的代价,被迫由“嘀嘀打车”更名为“滴滴打车”(含义完全不同)。特斯拉汽车差点就需要以“特速乐”的名义在中国销售。很多大公司甚至也在商标上栽了跟头,苹果公司的律师在收购商标时竟然在没有查清IPAD商标权归属的情况下就稀里糊涂签了商标转让合同,腾讯公司甚至至今还在纠缠于“微信”商标的归属。可见,申请商标尽管简单、廉价(只需要800元),但足以让企业们吃尽苦头。

企业收购商标或者获得许可,对于商标权人而言实在是“敲竹杠”的好机会,比如占宝生先生手握“特斯拉”在汽车分类下的商标足以让特斯拉公司寸步难行。为了有效获得商标,企业有时会使用迂回战术,比如苹果公司为了获得IPAD的商标,成立了一家叫做IP Application Development Ltd.的公司,该公司名称的缩写就是IPAD。以此为幌子,苹果公司只花了数万美元就几乎从唯冠手中获得了IPAD商标,如果不是没有查清中国大陆IPAD商标归属的话简直可以算是经典商业教程了。另外,收购域名时以个人名义出面较之以公司名义出面往往会节省一部分成本。

对于初创企业,非常有必要提前对自己公司的名称、域名、商标等一系列权利提前摸底调查,避免在产品上线后被迫改名的惨剧。

四、未完待续

《硅谷》第二季已经临近完结,其中所涉及的知识产权问题更加棘手,甚至是以剧集主线的形式存在。这部分内容就等第二季播完再写了。